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  • TEKAPULT, LLC Intellectual Property Monetization Valuation Bureau

    ロイヤルティ決定のためのプライベートフォーラム: IPRライセンス紛争 新しいIPR紛争解決フォーラムが必要です。付随する費用、最終結果の遅延、さまざまな裁判官の見解への不確実性と依存、または陪審員の複雑な問題の理解を伴う国際および国内の知的財産訴訟の爆発的増加は、執行、実施、およびライセンス供与を含む紛争を解決するための新しい費用効果の高い迅速なアプローチを必要とします特に標準化された技術について、係争中の特許ライセンス使用料の範囲と率の決定などの知的財産権(「IPR」)の評価。 F / RANDロイヤリティのSDO / SSO要件。標準開発/設定組織(「SDO」または「SSO」)に属する特許権者は、「公正、合理的、非差別的」(米国では「FRAND」または「RAND」)の付与を要求するSDO / SSOの付属定款を遵守する必要があります。 )ロイヤルティ率。 F / RANDライセンス条項は、標準必須特許および特許出願(「SEP」)を使用するために、そのような任意の組織メンバー(および非メンバー)に提供する必要があります。これらの保有者は、標準が業界で受け入れられ、何百万もの製品に組み込まれている場合、最小限のロイヤルティ(通常は非SEPでは同じ未満)でライセンスされたSEPから経済的に利益を得ます。 RANDライセンスを拒否すると、標準化された製品から除外されるため、そのテクノロジーはすぐに競争力を失い、時代遅れになる可能性があります。 SSOテクノロジー標準への取り組みは拘束力のある契約です。パテントファミリーの所有者は、受諾書(「LOA」)で、何百もの特許および特許出願を規格に不可欠であると識別したり(つまり、SSO規格の少なくとも一部を読んだり)、そのような特定の識別なしで包括的なLOAを提供できます。 LOA(SSO / SDOに送信)は、SSO標準に不可欠な特許をRANDライセンスすることを約束します。これは、他の企業が業界標準に準拠するために技術的/商業的に使用する必要があります。 SSOおよび裁判所によって拘束力のある契約と見なされるこのようなコミットメントは、SSOが特許技術をSSOの技術標準に適合させるための条件です。これらの標準(規則、ガイドライン、仕様の一般的な技術プロトコル)は、「特許の保留」/ライセンスの乱用のリスクを軽減し、競争力/革新を促進し、公衆の健康を保護し、品質、相互運用性/製品のコンポーネントの互換性を保証するように適合されていますWIFIワイヤレス通信やビデオコーディング技術などの特定の技術のプロセス。 F / RAND契約の違反は侵害防御です。 RANDコミットメントが特許侵害者に適用されない場合を除き、SSO標準のユーザーは誰でも、第三者受益者としてSSO契約を執行できます。 SSOまたはSDOの規則を順守したい人にRAND条件でライセンスを付与することをRANDに約束した特許権者は、特許侵害の救済策を取得できません(たとえば、訴訟手続きの差し止め命令、関税法の§337に基づく調査の除外命令1930)RAND以外の条件でライセンスを提供した場合、またはRANDの防御が裁判所によって裁定された場合。侵害者は、侵害を否定したり、特許の無効性を主張したりしながら、RANDのロイヤルティ率の決定を追求することができますが、これらの防御によって最終的にライセンスの必要性がなくなる可能性があります。 F / RAND条件の紛争は必然的に発生します。 SEPのRANDの意味と範囲/レートの計算、必須でない特許、またはRANDのコミットメントの対象ではない特許に関して、和解できないライセンサー-ライセンシーの紛争は、ライセンス交渉および/または「合理的なロイヤルティレート」に基づく侵害損害の決定で発生します。 F / RANDロイヤルティフォーミュラの欠如。ヨーロッパと米国のSSO / SDOは、RANDロイヤルティを設定するための特定の/標準的な公式を提供していませんが、ライセンサーとライセンシーが未定義の「合理的および/または無差別」ロイヤルティ(最終製品の総収入の割合または特許取得済みのアイテム)。 FTCは、裁判所がRANDのロイヤルティ損害賠償を決定し(RANDがコミットした特許の場合)、ロイヤルティの上限を設定するために仮想の交渉フレームワークを適用することを推奨しただけで、特定の公式や数値(固定パーセンテージなど) は推奨しませんでした。 裁判所のみによるロイヤリティの決定。特許権者の補償条件が公正かつ合理的であるか、または裁判所を除くすべての業界でRANDロイヤルティ率がどうあるべきかを確認するフォーラムはありません。裁判所の判決は、専門知識を必要とする絡み合った法的および複雑な技術的問題に関して互いに矛盾する可能性があります。国際貿易委員会は差し止めによる救済(問題のある製品の輸入を除く)のみを提供し、金銭的損害賠償は提供しません。また、特許権者のITC施行措置は、RANDライセンス義務の対象となる特許には適切でない場合があります。 矛盾するロイヤルティ率ガイドライン。政府機関(説得力はあるが拘束力のない権限を持っている)は勧告を出しますが、これも裁判所の決定と矛盾します。たとえば、FTCの推奨では、ロイヤルティは、関連する規格が開発された時点(ジョージアパシフィック**の判決による最初の侵害時ではない)で利用可能な代替技術に対する特許技術の利点に基づくべきであり、 15の要素すべて(ジョージア太平洋裁判所の判決で定義)をレート決定ガイドラインとして使用する必要があります。 実用的なオプション:判例、論理、経済的指針、関係者によって提示された技術的証拠、および該当する場合はSSO標準とRANDコミットメントを使用した、審判によるIPRロイヤルティ率決定のためのプライベートフォーラム。レフェリーは、累積/積み上げロイヤルティ、特許発明の貢献とSSO標準に対するその価値(SEP所有者と発明実施者の間の二国間交渉のように)、存在(および複数)などの標準化された主要な要素を分析した後、一貫した決定を下します。 )SSO標準が開発された時点での代替/競合技術。 (レフリーのエンゲージメント契約に従って)当事者を拘束するレフリーの客観的で統一された公正な決定は、企業秘密の開示を防ぎ、時間と関係する当事者のリソースを節約し、ライセンス交渉に明確さと確実性をもたらし、裁判所、IP資産を導きます所有者、弁護士、銀行家、および投資家。 * FTC、「The Evolveing IP Marketplace」、2011年3月。 ** George-PacificCorp.v。UnitedStatesPlywood Corp.、318 FSupp 1116(SD NY1970)。

  • Tekapult, LLC - Asset Monetization / Project Funding Procurement

    BUSINESS + FINANCE GLOSSARY 従来の資金調達。 借り手の担保/資産(設備、不動産、車両など)に対する最初のリーエンに裏打ちされた銀行ローンは、劣後/無担保/ジュニア債務の場合に資産売却から返済される優先(優先度の高い)担保付債務を作成します。借り手の破産/破産。シニア債務者は借り手の劣後債務額に反対し(会社が破産した場合、事業はすべての債権者に支払うのに十分な資金を持っていない可能性があるため)、会社の所有者(プライベートエクイティスポンサー)にローンマッチングファンドを考え出すように要求することができます。 EPCM (エンジニアリング、調達、建設、管理)契約:ゼネコンは、所有者の代理人として建設契約を管理する責任があります。 EPC (エンジニアリング、調達、建設)契約:ゼネコンはプロジェクトの建設に責任があります。 MTPA (メートルトン/年):液化天然ガス(LNG)、石炭、銅、その他の鉱物/金属材料市場などでのバルク材料生産および施設容量測定。 EBITDA (利息、税金、減価償却および償却前の収益):財務および会計上の決定や税務環境の影響を受けない、企業の業績/収益性の評価。 EBITDA =純利益+利息+税金+減価償却+償却 プロジェクトの期待成長率を計算する方法である内部収益率(IRR) は、プロジェクト/投資の収益性を既存の施設または競合するプロジェクトと比較して評価および比較するために使用されます。内部とは、インフレ、資本コスト、またはその他の外部要因が含まれていないことを意味します。 メザニンローン/債務 は事業資産によって担保されていませんが、将来のキャッシュフローに対して行われます(EBITDA分析に基づく)。メザニン貸し手は、セカンドリーン(劣後債務/優先)ローンに対してより高い利息を請求し、会社の将来価値に関連する変動価値を持つ会社の保証を受け取ります。担保価値がシニアローン以下の場合、ローンのデフォルトまたは差し押さえの場合にシニア貸し手が投資を回収するため、ジュニア債務保有者は投資を失う可能性があります。 ノンリコースローン。 高資本支出プロジェクトのノンリコースローン/ローンは、プロジェクトの収益創出のための時間を与えるために長いローン期間、高金利、およびローンの「過剰担保」を保証するための50%または60%のローン対価値比率を持っています。このようなローンは、回収ベースの訴訟における原告の財政支援、パススルー(二重課税なし)の利益および投資有限責任を受け取るパートナーシップによる証券担保付き商業用不動産の借入に使用されます。貸し手は、ローン資金によるプロジェクトによって生み出された収入からのみ返済を得ることができます(そして、借り手/保証人が債務不履行に陥った場合、借り手の個人的またはその他の資産/賃金を差し押さえて売却することはできません)。ローン。ノンリコースローンの例外(不良少年の保証):破産申請、不実表示、保険を必要としないこと、犯罪行為、貸し手による検査と財務レビューの禁止、税金の不払い、環境違反。 ギアなし: 借入金がなく、無借金。 コンセッション契約: 施設/資産運営会社と政府との間の契約であり、政府の管轄内で特定の事業を一定期間運営する権利を会社に与えます。 設備投資: 資産の取得と開発に対する設備投資。 OPEX: 営業/継続事業費の結果。 財団: 科学的、特定のビジネス、教育、宗教、または人道的プロジェクトに対して組織または個人に助成金/金銭的賞を与える非営利法人または公益信託。 非営利団体 (「NPO」):慈善団体、ヒューマンサービスエージェンシー、病院、大学、商工会議所、業界団体、および慈善目的で資金を分配するベテラン組織。 国際投資紛争解決センター(ICSID) :国際調停および投資紛争の仲裁のための施設。 CAGR: 複合年間成長率は、投資の比較のために投資の年平均成長率を示す安定した(実際の年間価値が変動しない)速度で投資が成長する進行率/率です。 収益化:不履行の 無形および有形資産を使用して、合併や買収、破産および清算手続き、保険の適用範囲、リスク管理のための事業売却利益とコアビジネスの価値を高め、収入を生み出し、連邦法の報告規則を遵守します(義務付け独立した評価)、成長資本(ローン)を取得し、新しい技術を開発します。 コアビジネス資産: 機器、ツール、在庫、機械、不動産、貴金属、現金、宝石、金融資産およびビジネス。 収益化の評価: 独立した評価会社は、無形資産および不良資産(資本)の所有者(世界中に所在する企業および洗練された個人)が既存の資産の価値を判断して収益化するのを支援します。事実上、すべてのビジネスにはそのような未使用の資産があり、それはお金に変わる可能性があります。 無形資産/知的財産: 特許出願を含む独立した事業資産(米国特許商標庁または他の国内特許庁に提出され、発明者の権利を行使し、発明者が対象製品に「特許出願中」の通知を付けることを許可する)、特許、商標、商品名、製品のトレードドレス、著作権、企業秘密/ノウハウ、および何かを行うまたは使用する所有者の権利。単一の製品でさえ、多くの付随する無形資産または複数のIP保護を備えている場合があります。たとえば、おもちゃの車両は、車両の全体的な外観をカバーする設計特許、ドライブトレインの構造と操作をカバーする実用特許、おもちゃは「芸術作品」であるため著作権法、およびラベルを保護する商標法によって保護される場合があります。メーカーを特定します。 知的財産所有者による連邦法の遵守: サーベンスオクスリー法は、企業経営者による財務報告の認証を要求し、財務会計基準審議会(FASB)141(知的財産の評価を要求)および142の義務は、無形資産の開示と説明責任を要求します。 。米国証券取引委員会(SEC)の規制および2002年のサーベンスオクスリー法は、会社の財務に「重要な」非財務情報の開示、無形資産およびその他の資産の財務諸表および資産タック手順(監査)の認証を要求しています。このような監査は、連邦法の要件を満たすために行う必要があります。 IP所有者は、IPを特定、活用、保護するために定期的な内部監査(継続的なデューデリジェンス)を実施して、株主に対する上級管理職の義務を遵守し、必須の企業財務報告に関するSarbanes Oxley Act(SOX)§302に基づく必要があります。 、内部統制、企業のIPポートフォリオを適切に確認して利用するため。 SEC(Division of Corporate Finance)は、企業ファイリングにおける知的財産の説明を監視します。 合併と買収(「M&A」): 企業の売買取引には収益化分析が必要です。合併や買収のデューデリジェンスと実施の段階では、ターゲットの資産評価を行い、寄付などを通じて収益と税制上のメリットを生み出すことができるかどうかを確認します。 M&A対象企業のIPポートフォリオと関連する契約を評価して、そのIPを購入企業と統合することに関連するIPのリスクとメリットを判断します。定期的なIP監査によってシステム化された適切に維持されたIPポートフォリオは、そのようなM&Aトランザクションを容易にします。 IP Holding Company: コアビジネスのIP資産を管理、保護、活用し、コアビジネスに非独占的なライセンスを付与する独立した法人。 特許保有会社: ロイヤルティ権を取得するために特許権を購入(収益化)します。特許保有会社であるパテントトロールは、侵害訴訟の回収とライセンス供与から収益を得ました。例:2005年、エモリー大学は、HIV薬の使用料の権利をギリアドサイエンシズとロイヤルティファーマの持ち株会社に5億2500万ドルで売却しました。ロイヤルティファーマは、2006年にアストラゼネカから7億ドルで薬HUMIRA®の権利を購入しました。 特許侵害: 特許は、米国での発明の「製造、使用、販売の申し出、または販売から他者を排除する権利」、または米国への発明の「輸入」を与えます。特許出願公開は、出願人が実際に侵害者に通知し、その出願から特許が発行された場合に、公開された出願クレームの侵害者から特許前付与侵害の損害賠償を取得する暫定的権利を出願人に与えます。特許侵害(特許の存続期間中に米国内での特許発明の無許可の製造、使用、販売の申し出、または販売、または米国への輸入)の場合、特許権者は連邦裁判所に侵害を停止する差し止め命令を求めることができます。損害賠償の授与。侵害者からの損害賠償を回復するために、特許番号で記事に印を付ける必要があります。特許保護は、特許発行日から始まります。政府は、特許権者の同意なしに特許発明を使用することができますが、そのような使用に対して合理的な補償を特許権者に支払わなければなりません。 米国特許および米国登録IPにより、国内外の企業が付随する商品やサービスを米国内でのみ製造、使用、販売することを防ぐことができます。資産所有者がそれらの国で対応するIP登録を持っていない限り、侵害者は米国で販売されたアイテムにロイヤルティを支払うか、支払うことを強制される可能性があります(そして侵害に対して損害賠償を支払う)が、他の国では支払われません。 IPライセンス: ライセンサーのIPベースの収益は、そのIPを使用する商品またはサービスによって生み出される収益によって異なります。ライセンシーは通常、四半期ごとまたは年ごとにライセンサーにロイヤルティを支払い、その金額は製品または売上高によって異なります。ライセンシーは、IPを使用する製品またはサービスの、その存続期間にわたる予想売上高に基づいて、ライセンスの一括払いを支払うことができます。たとえば、過去の売上に対する前払い、およびIPの存続期間中の継続的なロイヤルティ(特許の存続期間など)または保護可能な企業秘密)ライセンスされた製品またはサービスが収益をもたらす限り。 ライセンサーのIPベースの収益は、そのIPを使用する商品またはサービスによって生成される収益に依存します。米国特許および米国登録IPにより、国内外の企業が付随する商品やサービスを米国内でのみ製造、使用、販売することを防ぐことができます。資産所有者がそれらの国で対応するIP登録を持っていない限り、侵害者は米国で販売されたアイテムにロイヤルティを支払うか、支払うことを強制される可能性があります(そして侵害に対して損害賠償を支払う)が、他の国では支払われません。 IP資産の「証券化」: 証券化は、キャッシュフローの流れを生み出す、または生み出すことができる資産の所有者が、資産またはキャッシュフローを債券や手形などの市場性のある証券に変換するストラクチャードファイナンスの方法です。このような資産(住宅ローン、音楽および映画の権利、IPおよびその他の無形資産)担保証券は、スポーツ、ファーストフード、製薬、およびその他の業界で資金を調達するために使用されました。資産所有者の信用力ではなく資産価値が、クレジットアナリストが検討する主な要因の1つです。 IPに裏打ちされた証券化は追加の資本を生み出し、投資家がIPの利用に参加できるが、IP所有者の事業には参加できない、事業の売却よりも迅速な流動性を促進し、キャッシュフローは特許、技術、商標のみに基づいているため、会社全体を購入するよりもリスクが少ないまたは他のタイプのIPライセンス。例:歌手のデヴィッド・ボウイは、彼の古い曲(「ボウイ債」)の販売から著作権使用料(売掛金)に裏打ちされた債券を販売することにより、5500万ドルを確保しました。 「マーベル」は、有名なキャラクターに映画化権を約束し、「マーベル」の映画製作に資金を提供するために5億2500万ドルのノンリコースローンを確保しました。ディズニーと「ドリームワークス」スタジオは、証券化された著作権を使用してローン(10億ドル)を取得しました。 CalvinKleinは5800万ドルの債券を確保しました。商標ライセンスからストリーミングされるロイヤルティは、デザイナーのビルブラスが2500万ドルを調達することを可能にした証券を裏付けていました。グロリア・ヴァンダービルト-3000万ドル。水虫-3300万ドル。 IP支援担保化: 「担保化」という用語は、資産所有者へのローンが資産のタイトルと価値によって担保されることを意味します。つまり、所有者自身の信用力に依存したり、エンジェル投資家、プライベートエクイティファーム、ベンチャーキャピタリストに所有者の株式を放棄したりすることはありません。このようなIP担保ローンは、通常、評価額に対するローンの比率が約30%であり(つまり、貸し手に過剰担保を提供するため)、ローンの不払いのリスクをカバーするIP価値保険会社によって保険がかけられています。 コンセッショネア (ヨーロッパの民法用語):資産所有者に、使用+運用+消費者生成の収益の取得+ファイナンス/プロジェクトの既存、新規、およびリハビリされたすべての資産への投資の権利について譲歩料金を支払う会社。 (コンセッショネアが購入した資産を含む)25〜30年のコンセッション期間の終了時に資産所有者に。譲歩は、合意された基準、規制、および補助金またはローンによる代替費用回収に従って実行される政府当局の報奨です。 DEG(Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft) :ケルンに本社を置くドイツ投資開発公社は、民間企業(アグリビジネス、銀行、保険会社、リース会社、製造業)が自己資金で融資(長期およびメザニンローン、保証、自己資本)を行っています。 、など)アフリカ、アジア、ラテンアメリカ、東ヨーロッパ。 ロンドンに本拠を置く投資銀行(65か国が所有)である欧州復興開発銀行(EBRD) は、30か国以上で「プロジェクトファイナンス」(ローン、貿易およびエクイティファイナンス、保証、リース施設)を行っています。 「防衛関連の活動、たばこ産業、アルコール製品、国際法で禁止されている物質、独立したギャンブル施設、ロシアでの新規投資プロジェクトの中断*」には資金を提供していません。ERBDは、堅実な商業予測とプロジェクトスポンサーが現金または現物での株式の50%は、地域経済に利益をもたらし、銀行および環境基準を満たしています。 *(2013年にEBRDから18億ユーロ、EIBから10億ユーロを受け取り、パイプラインバルブ、不動産取得、ハイパーマーケットチェーンへの融資に融資しました) スイスのバーゼルにある国際決済銀行(BIS) は、世界のGDPの約95%を占める60の加盟中央銀行が所有しています。 BISは、中央銀行および国際機関の金融取引において、銀行/プライムカウンターパーティ、代理人、資産運用会社、貸し手または受託者としての役割を果たします。個人または法人からの預金を受け付けたり、金融サービスを提供したりすることはありません。 BISの会計単位は、IMFの特別引出権(SDR)です。それは中央銀行から取引可能な商品を買い戻すためにその莫大な準備金を使用し、毎日の金利、信用の利用可能性、および加盟国の銀行のマネーサプライを決定します。 BISは、ヨーロッパ通貨の主要な手形交換所として機能し、通貨の切り下げまたは防御、金の価格の固定、オフショアバンキングの規制、および短期金利の引き上げまたは引き下げを決定します。 EU加盟国が所有する欧州投資銀行(EIB) は、主にEU加盟国のプロジェクトに資金を提供していますが、民間セクターの開発、インフラストラクチャの開発、エネルギー供給のセキュリティ、環境の持続可能性を促進するために、他の約150か国のプロジェクトにも資金を提供しています。 パリにある独立機関である欧州評議会開発銀行(CEB) (2016年の資産価値は256億ユーロ)は、被災者を支援し、加盟国に融資を行う開発銀行として機能し、最大で融資することでプロジェクトに協調融資を行います。プロジェクト費用の40%。 独立機関である合衆国輸出入銀行(EXIM) は、納税者に無料で米国の商品やサービスの輸出に資金を提供することにより、米国の雇用/事業を支援しています。 EXIM Bankは、外国政府の同国人への魅力的な融資のために米国企業が輸出販売に負けないように、ローン、保証、および保険プログラム(民間の貸し手が部分的な輸出融資を拒否または提供する場合)を提供します。 米国政府機関である海外民間投資会社(OPIC)は 、米国企業の資金調達、政治的リスク保険、および160か国以上での新規および拡大投資のためのプライベートエクイティ投資ファンドとの提携を支援しています。 OPICは、米国の雇用や納税者のお金を失ったり、米国の外交政策に反対したりしないように、製品の料金を請求し、潜在的なプロジェクトを分析します。 OPICは、十分な民間資金を得ることができず、強力な事業計画を持ち、業界で成功した実績があり、社会、労働者、人権を遵守しているプロジェクトに、20年間で最大2億5000万ドルの直接融資と保証を提供します。権利、および環境国際法。通貨の非転換、政府の不利な行動、規制リスク、および契約違反によって引き起こされる損失に対して、最大2億5,000万ドルの政治リスク(民間の政治リスク保険が不十分または利用できない場合)を保証します。国内インフラ、電力および水処理プラント、金融サービス、輸送、ヘルスケアなどの民間投資家と提携しています。適格な米国企業は、海外プロジェクトの少なくとも25パーセントを所有している必要があります。 OPICは、プロジェクトの総費用の最大65パーセントを融資します。 ワシントンDCに本部を置く国際通貨基金(IMF) は、債務返済と経済成長の問題を抱えている国々に融資*を提供しています。 IMFは、特別引出権(SDR)の形で信用を拡大します。 2016年に約6,680億ドル/ SDR 4,770億のファンドは、189の貢献国からのクォータベースのファンドのプールです。 IMFは、低所得の非譲許的貸付に対して、一定期間、無金利の譲許的貸付を行う場合があります。 IMFは、支援を求める政府からの担保、予算均衡の厳しさ(支出の削減)措置、資源抽出の増加、通貨切り下げ、輸出入制限の撤廃など、融資の条件を設定します(これらの条件が満たされない場合、資金は差し控えられます)。 、価格管理と国の補助金、国有企業の民営化、腐敗防止と外国投資が法の施行を引き付けます。 *たとえば、IMFは、モンゴルの経済成長が1%/年に低下し、商品価格が下落し、外国投資がその後停止したため、債務返済のための55億ドルの救済の一環として、モンゴルに3年間の4億4000万ドルの融資パッケージを提供することに合意しました。リオティントとカーンインダストリーズの法的紛争。 世界銀行グループ。 国際復興開発銀行(IBRD)と国際開発協会(IDA)が政府に融資し、国際金融公社(IFC)が民間企業に融資し、多数国間投資保証機関(MIGA)が政治的リスク保険/保証を提供しています。 世界銀行: 国際復興開発銀行(IBRD)と国際開発協会(IDA)は、中低所得国の政府に無利子の融資(クレジット)と助成金を提供しています。 国際金融公社(IFC) は、投資の資金調達、国際金融市場での資金調達、企業や政府への助言を通じて、開発途上国の民間企業を支援しています。 多数国間投資保証機関(MIGA) は、開発途上国への外国直接投資を促進し、発展途上国の経済成長を支援するために、投資家と貸し手に政治リスク保険(保証)を提供しています。

  • US Patent Laws Article | Tekapult

    U.S. PATENT LAWS Patents allow their owners to exclude other entities from using, selling and manufacturing the invention, increase revenue and core business value, ask the government to block competitor products, and even to crush their competitors altogether. For example, Polaroid was able to close the $200 million instant camera business of its rival Kodak after winning a patent infringement lawsuit. ​ Owners of patents, trademarks, trade secrets, and copyrights can sell to others a license to use these intangible assets independently of the underlying goods or services. A license may include terms governing duration, exclusivity, licensee’s productivity, and other conditions. License duration cannot exceed the patent term. Commonly, a licensee pays an up-front fee, followed by monthly or quarterly royalty payments calculated as a percentage of the licensee’s revenues. ​ A prior art search assists patent examiners and attorneys in determining the patentability of the invention. After filing the application, the invention owner may use “Patent Pending” mark on its goods. Not every discovery or invention results in a patent. For example, it is not possible to patent mathematical algorithms or literary works. It is not possible to patent an abstract idea, but only its embodiment. For example, it is possible to obtain a design patent on the ornamental characteristics embodied in a flying submarine or on its utilitarian features, but it is not possible to obtain a utility patent on the naked idea of the flying submarine. ​ Patentable inventions range from methods of production of household items to microchips and biotechnology to developments in the space, food, or any other industry. All patents are published, thereby announcing the invention and its ownership to the world. Receiving a patent is only one phase in the process of implementing, licensing, marketing, and sale of the invention, as well as protecting subsequently the patent from infringement by competitors. ​ There is no such a thing as an international patent. It is necessary to patent the invention in every country in which the inventor wants to have patent protection. Many countries conform to the Patent Cooperation Treaty (PCT) allowing a centralized initial filing and examination of applications based on the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. In the United States, the United States Patent and Trademark Office (“USPTO”) is the only government agency that issues patents in accordance with the U.S. federal statutory and regulatory law. Utility Patents A utility patent protects previously undisclosed, new, useful and non-obvious composition of matter, structures, methods, machines and technologies, i.e. the structure, use and operation of an article of manufacture. 35 U.S.C. 101. A utility patent for an invention is a 20-year (from the patent application filing date) property right monopoly granted by the U.S. Patent and Trademark Office effective only within the United States and U.S. territories. The statutory patent monopoly grants "the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling" the invention in the United States or "importing" the invention into the United States. ​ Design Patents The term of design patents (for new, original and ornamental designs of manufactured products) is 14 years from the date of filing a patent application with the USPTO. Separate design patents may be granted for independent and unrelated items or for the related articles if their designs have different shapes and distinct appearances. An article having minor configuration variations reflects a single design concept and such different embodiments may be contained in one design patent. Design patents protect the article’s unique shape or appearance and may be obtained for an article of manufacture along with a utility patent covering the article’s functionality. A design patent will not be granted if an article’s distinctive shape or appearance is dictated primarily by the article’s function or performance, because it is considered to have no proper subject matter and not being original. 35 U.S.C. 171. Designs simulating well-known persons or naturally occurring objects, or being offensive to any race, religion, sex, ethnic group, or nationality, will not be patented. 35 U.S.C. 171 and 37 CFR § 1.3. ​ Ideas and Inventions The word "invention" refers to the inventor's conception and not to a physical embodiment of that idea. Laws of nature, physical phenomena, and abstract ideas are not patentable subject matter. “Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent“ for these types of patentable subject matter. 35 U.S.C. §101 of the Patent Act of 1952. Business methods are patentable after considering many factors. A machine-or-transformation test (transforming or reducing an article to a different state or thing) for the determination of patent eligibility may be used as a clue or investigative tool but it is not the sole test. For example, a method of hedging risk in energy or commodities market reduced to mathematical formulas is a non-patentable abstract idea. ​ Priority of Patent Applications An invention may be patented before it is actually built (reduced to practice). Under The America Invents Act (“AIA”) of September 16, 2011, the first inventor to file a patent application with the USPTO (“first-to-file”) on or after March 16, 2013, wins a priority race between competing patent applicants. “Prior art” (preventing issuance of a patent) definition now includes all acts and disclosures including inventions on sale, used in public, published, patented or otherwise available to public as of the applcation filing date, except the inventor’s own publications within one year of filing. Such one-year “grace period” exception to prior art does not apply to other applicants who did not publish their inventions prior to the filing date. ​ One-Year Bar For Filing Patent Applications Under the pre-AIA law, the “on sale” bar excluded from patent protection an invention that has been on sale for at least one year before filing a patent application covering that invention. In general, the on-sale bar applies when a product was offered for commercial sale more than one year prior to the patent application filing date and the invention had been ready for patenting by its reduction to practice, or its drawings, product disclosure or writings were sufficient to enable those skilled in the art to practice the invention. ​ Financial Desirability of Patents Inventors in any country desire to sell, get loans against or license their innovations and discoveries. Potential buyers, licensees and lenders want to know the identity of the real owner, advantages over the known state of the art, the novelty, utility, marketability, priority and value of the invention. Patents are one of the main factors in considering the invention’s financial desirability. ​ Patent Infringement Since patents are issued by national patent offices, they protect from infringement only in the countries where they were issued. The U.S. patent may protect the patent holder from infringement only in the United States but not in China, Brazil or any other country. There are no international patents covering all countries. Patent infringement is making, using, importing, selling or offering for sale the patented item, during the term of the patent and within the country that issued the patent, without permission (such as a license) from the owner of the patent. The patent claims define the scope of the patented invention protection and inform the public thereabout. If all of the patent claim's elements are "read on" the infringing item (device, technology, method or process), then the patentee may allege patent infringement and seek the damages from the wrongdoer. If one or more claim elements are not covering or “read on” one the allegedly infringing item, then the patent was not infringed with regard to such a claim. ​ Indirect Infringement Indirect infringement is either active inducement of infringement or contribution to the patent infringement, which take place only when (1) there is a direct infringement of the patent; (2) the accused indirect infringer had some knowledge and intent about the patent infringement; (3) one encourages, aids, or otherwise actively and knowingly induces the patent infringement by another party. A third party's or contributory infringement occurs when a supplier’s part not infringing any patent can be used solely as part of the item covered by a patent. If it can be sued for any other valid uses, or it is a staple article or commodity of commerce suitable for substantial non-infringing use, then there is no contributory infringement under the U.S. laws. ​ Patent Infringement Defenses ​ ​ Antitrust/ patent misuse (tying royalties for unpatented and patented products, seeking royalties on an expired/ invalid patent, price fixing and discrimination, etc.); Breach of contract with the Standard Setting / Developing Organization (“SSO” or “SDO”) as patent holders, who made RAND (“reasonable and non-discriminatory” royalty rate) commitments to license on RAND terms to those who wish to adhere to SSO or SDO rules, cannot seek patent infringement remedies (e.g., an injunction) if they had offered licenses on non-RAND terms; Patent/s is invalid (because of the newly found prior art), or unenforceable, or has expired; Accuser’s patent license was already obtained; Accuser has infringed patent/s of the accused party; Patent claims do not “read on” the infringing item, i.e. each element of the claim is not reflected in the allegedly infringing item. ​ Benefit of Prior Foreign Application Date Filing of a U.S. non-provisional patent application within 12 months from the date of filing of the same application in a foreign patent office gives the benefits of the prior foreign application filing date. This right of priority is based on a claim filed in the USPTO with identification of the foreign application, its filing date, application number, the patent office or country for which the application was filed. A copy of the original foreign application containing the filing date, specification, and drawings, certified by the foreign patent office where application was filed, a translation if not in the English language, must be filed in the USPTO. The failure to perfect a claim to foreign priority benefit prior to issuance of the patent may be cured by filing a certificate of correction or a reissue application. ​ Patent Marking Marking the patented products (or product packaging, or shipping documents) with the issued patent numbers (patent marking) helps patent owners to collect past damages (i.e. before the infringer has been actually notified of the patent by filing of an infringement suit) for patent infringement. The patent claims must cover the product marked with that patent number to avoid liability for false patent marking. The webpage selling the patented method or system online must be marked with the patent number, and the website’s notice must be linked to the patented system to provide clear patent marking in a conspicuous location. After filing a provisional or non-provisional patent application with the USPTO, a product may be marked or stamped with a notice “Patent Pending”, and promotional literature may contain such a notice. The product marking enhances the value of the product and gives notice to potential infringers. ​ Provisional Patent Application A provisional application for patent filed in the USPTO secures a filing date for an issued patent, if the applicant files a non-provisional application within one year, and will be automatically abandoned one year after it is filed. At least one inventor must be common to both a non-provisional and provisional applications. A provisional application contains an invention description (specification), and drawing(s). No patent claims, inventors' oaths or declarations, or information disclosure statement are required or permitted. A provisional application is not published, examined by the USPTO, will not mature into a patent, but may be filed faster and cheaper than a non-provisional patent application. Provisional applications (1) must have a detailed disclosure so that the issued patent validity is not jeopardized due to insufficient provisional application disclosure; (2) may be submitted in any language but a translation will be required if a subsequent non-provisional application claims the provisional application filing date; and (3) become public when a patent claiming its filing date is issued. Additional provisional applications may be filed prior to filing a non-provisional application for new improvements. The provisional filing date is (1) not counted toward the patent’s 20-year life term; (2) can be used as the foreign priority date for foreign and PCT applications, but not for a design patent; and (3) starts the U.S. license review period for foreign or international applications. Another filed provisional application will start another one-year period, but the expired provisional application’s priority date will be discarded. A non-provisional application may be converted into a provisional within 12 months of filing if the applicant decides not to pursue the non-provisional application. ​ U.S. provisional patent applications provide a fast and low cost option for winning an invention priority date in view of the new U.S. laws (first-to-file a patent application wins the priority race), increasing value of invention and respective core business for monetization purposes, and securing the US patent law protection for making, using and selling the invention in the U.S.A ​ Non-Obviousness (Inventive Step) Patentability Requirement The "non-obviousness" patentability requirement (similar to the "inventive step" used by the European Patent Office and national patent offices per the European Patent Convention) is that the invention must not be obvious to a person having ordinary skill in the respective art. In other words, a patent may not be obtained if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. ​ Patent Monetization Once a patent application is filed in the US Patent and Trademark Office to stake out a “territory” within the patent claim defined border, the invention owner may start selling or monetizing it in any other way. Besides the patent infringement protection use (a defensive use), the patents may also be used offensively by selling or licensing them, and adding value to the underlying core business or otherwise monetizing them ​ Patent Infringement Damages If the patent holder’s actual damages (such as lost profits) arising from patent infringement cannot be proved, then compensatory damages replacing the inventor’s losses are awarded to that holder in the form of a reasonable royalty (an amount which a person desiring to manufacture a patented article would be willing to pay as a royalty) and, in some cases, damages based on the value of an entire apparatus containing only one element infringing the patent. In addition to the compensatory damages, the court may award punitive damages trebling actual damages if the infringer has willfully and deliberately infringed the patent. 35 U.S.C. S 284. A patent owner can recover both prejudgment and post-judgment interest on an infringement award and attorney fees, but only in exceptional cases. 35 U.S.C. S 285. ​ Patent Claims Each patent claim allowed by the USPTO sets forth a legal scope or “territory” of the patented invention, gives notice to the public and competitors of that scope, and serves as the basis for patent infringement suits, licensing, patent valuation, investor’s decisions, lenders, business value enhancement, potential buyers and other legal and business purposes. Patent attorneys always try to broaden the scope of such claims while writing the application claims but the USPTO restricts such a scope in view of the known prior art. If an article has all elements (limitations) of a patent claim but also has an element supplementing the patent claim elements, the article will infringe the patent. But if an article lacks a patent claim element (which cannot be “read on” that article either literally or equivalently, i.e. substantially the same in the eyes of one of ordinary skill in the arts), then that patent claim is not infringed. That is how one may determine whether competitors successfully “designed around” the patented invention or infringed it. ​ Plant Patents The patent grant term for plant patents (for inventions of asexually reproduced distinct and new variety of plants) is 20 years from the date of filing of a patent application with the USPTO. ​ The United States International Trade Commission The United States International Trade Commission, an independent federal agency, investigates and adjudicates cases involving imports that allegedly infringe the U.S. owners’ intellectual property rights. The Commission provides the President, US Trade Representative, and Congress with its analysis and information as to international trade, tariffs, and U.S. competitiveness. It conducts Section 337 investigations of complaints of patent (utility and design), mask works, registered copyrights, boat hull, and trademark infringement by imports, misappropriation of trade secrets or product’s trade dress, false advertising, passing off and antitrust claims. The Section 337 investigations may result in permanent or temporary exclusion orders (directing the U.S. Customs to bar the infringing goods from coming to the United States) and cease and desist orders against violators of Section 337. Administrative law judges rule on these investigations (conducted per 19 U.S.C. § 1337 and the Administrative Procedure Act) at trial proceedings and the Commission reviews the decisions. Complaints of patent infringement are usually filed in both the federal court and with the Commission in cases involving imported goods. ​ Continuation-In-Part Patent Application A continuation-in-part (“CIP”) is an application, filed while an earlier filed non-provisional (provisional applications cannot have a continuation, CIP or divisional application but only a non-provisional application arising therefrom) application is still pending in the USPTO. The CIP adds previously undisclosed matter to the repeated non-provisional application (or its substantial portions) and utilizes the benefit of that prior application. 37 CFR 1.53(b). The CIP claims addressed to the additional subject matter (usually subsequent invention improvements) will have the CIP application filing date but not the original application’s filing date. CIP and continuation applications shorten the life of the issued patent because the 20-year patent term starts from the earliest filing date of the original/parent patent application and not from the patent issuance date. If additional disclosure of new embodiments or invention use behooves supplemental claims, in many circumstances (e.g. in case of patented drugs which usually generate revenue till the last day of the patent’s life) an original application is filed instead of the CIP application. ​ Continuation Application A continuation application uses the original patent application (a “parent” application) specification and filing priority date but presents new claims in addition to the parent application claims in order to overcome a patent examiner’s previous claim rejections or claim different embodiments of the disclosed invention. The subsequent continuation application is given the parent’s filing priority date if the original application was terminated but at least one continuation application is still pending in the USPTO. The claims of the pending continuation application could be amended to cover a new competing product if the specification supports such claim modification. U.S. continuation applications are similar to European divisional applications ​ Divisional Patent Application A divisional application has the parent application’s specification and priority date but contains patent claims, which are addressed to one distinct invention being different than other invention(s) included in the parent application. Divisional applications sometimes are filed when the USPTO issues a “restriction” separating or limiting the application’s multiple inventions. ​ ​ © 2014, Parad Law Offices, P.C #uspatent #patentlaw #intellectualproperty

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